FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNE
DOSYA NO:
BEYANDA BULUNAN
DAVALI:
VEKİLİ:
DİĞER DAVALI :T.C. Türk Patent ve Marka Kurumu
VEKİLİ :
DAVACI :
VEKİLİ :
KONU: Bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızın sunulmasından ibarettir.
AÇIKLAMALAR:
Yukarıda esas numarası yazılı mahkemeniz dosyası üzerinden görülmekte olan davada, … tarihli bilirkişi raporu tarafımıza e-tebligat yöntemiyle tebliğ edilmiş olup beyanlarımızı sunmamız için tarafımıza iki haftalık kesin süre verilmiştir. İşbu dilekçemiz ile yasal süresi içinde bilirkişi raporuna karşı beyanlarımızı sunarız. Şöyle ki;
Bilirkişi raporunda özetle; dava konusu marka ile davalı markaları arasında işaret ve emtia kapsamları yönünden benzerlik bulunduğu ve çifte benzerlik koşulunun oluştuğu yönünde görüş belirtilmiştir. Bu rapordan da anlaşılacağı üzere davacı şirketin, müvekkil şirkete ait … markasına benzer işaret ve emtia kullandığı dolayısıyla karıştırılma ihtimalinin bulunduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Bilirkişi raporunda, davacı şirketin markasında benzer işaret ve emtia kullandığı yönündeki değerlendirmelerin isabetli olduğu görüşündeyiz. Bu sebeple haklılığımızı teyit eder nitelikteki bilirkişi raporu doğrultusunda karar oluşturularak haksız ve dayanaksız davanın REDDİ gerekmektedir.
Ayrıca yine belirtmek isteriz ki, tanımlayıcı bir ibarenin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmış olduğunun kabulü için tüketiciler tarafından o ibarenin sözcük anlamından bağımsızlaşarak bir gerçek veya tüzel kişiliğe ait mal ve hizmetleri işaret edici ve kaynak belirtici bir fonksiyonu olduğunun kabulü gerekmektedir. Davaya konu marka da tanımlayıcı, belirleyici ve ana unsur “…” ibaresidir. Müvekkil şirket adına gerek … ibaresi gerekse de … ibaresinin belirleyici unsur olarak yer aldığı çeşitli markalar “asansörler, yürüyen merdivenler, vinçler, aynı işleve sahip robotik mekanizmalar” ile “asansör tamiri ve bakımı hizmetleri” alanlarında kullanılmak üzere tescil edilmiştir.
Davacı tarafça da yine aynı mal ve hizmet sınıflarında kullanılmak üzere “**** … ******” markasının tescili için başvuruda bulunulmuştur. Davacı taraf, müvekkil adına tescilli olan “… “ibaresini AYNEN almış, başına “*****” sonuna “…” sözcüğünü ekleyerek sanki yeni bir marka yaratmış gibi tescil başvurusunda bulunmuştur. Oysa başvuru konusu markanın ana ve belirleyici unsuru olan … ibaresi müvekkil adına tescilli bir markadır. Başına “****” sonuna “…” ibaresi eklemek farklılık ve ayırt edici bir özellik yaratmayacağı gibi aksine aynı markanın ***** bölgesi için üretilmiş ürünlerini kapsadığı şeklinde bir algı oluşmasına sebebiyet verecek, böylece davacı şirket müvekkil şirketin adına tescilli bulunan markanın tanınmışlığından yararlanarak bir pazar elde edecektir.
Daha önceden tescili bulunan bir marka ile aynı yahut benzer alanlarda kullanılmak üzere yapılan bir tescil başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru konusunu oluşturan ibare/ibarelerin daha önce tescilli bulunan marka ile aynı yahut karıştırılacak düzeyde benzer olmaması gerektiğidir. Burada kanun koyucu tarafından halk tarafından karıştırılma ihtimali bulunmasından kastedilen ortalama bir algılama ve zeka düzeyine sahip bir tüketicinin her iki ibare/işaret arasında benzerlik kurma ihtimalinin bulunup bulunmadığı hususudur. Davacı yan ile müvekkil şirketin markaları arasında ayırt edilemeyecek ölçüde benzerliğin ve markaların aynı mal ve hizmet grubuna ilişkin olması sebebiyle çifte benzerlik şartının var olduğu aşikardır. Dolayısıyla tüketici tarafından karıştırılma ihtimali bulunan markalar olduğu için davacının marka başvurusunun reddine karar veren Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun bu yöndeki kararı usul ve yasaya uygundur.
Yine bilirkişi raporunda kavramsal açıdan benzerlik değerlendirilmesi yapılmış sonuç olarak, Almanca’da “çelik” anlamına gelen “…” kelimesinin markalar arasında ortak kelime olduğunu ve davacı yanın markanın başına “****” kelimesini eklemesi ile markanın üretildiği, kullanıldığı, satışın yapıldığı yer, bölge veya coğrafi kaynağını bildiren bir isim olduğu gerekçesiyle anlamsal benzerliğin giderilmediği belirtilmiştir.
Bu hususta HUKUK GENEL KURULU TARAFINDAN 02.10.2013 TARİHİNDE VERİLEN 2013/11-52E. 2013/1416 K. SAYILI KARARINDA, tescil edildikleri ürün ve hizmetler açısından tanımlayıcı bir ibare olduğu açık olan “DİAMOND” ibaresini ortak olarak içeren iki marka, yapılan yüzeysel inceleme sonucu benzer kabul edilmiştir. Markaların bütünsel değerlendirmesi yapılmadan ve aksine tanımlayıcı unsurlar esas alınarak yapılan bu inceleme sonucunda bir hüküm tesis edilmiştir. Şöyle ki; “Somut olayda 14, 35 ve 42. sınıflarda tescilli “DİAMOND + ŞEKİL”, “DİAMOND MÜCEVHERAT + ŞEKİL” ve “NACİ DİAMOND + ŞEKİL” markalarının sahibi olan davacı, 8, 14 ve 42. sınıflarda tescilli “BLUEDİMAOND + ŞEKİL” markasının 14 ve 42. sınıflar açısından hükümsüz kılınması ve sicilden silinmesi için 556 s. KHK 7/1(b) ve 8/1(b) hükümlerine dayanarak bir hükümsüzlük davası açmıştır. Davalı taraf “bluediamond” marka tescillerinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve hiç kimsenin “diamond” gibi nitelik ve nicelik belirten tanımlayıcı bir ibare üzerinde mutlak bir hak elde edemeyeceğini, markalar arasında 7/1(b) ve 8/1(b) hükümleri uyarınca benzerlik olmadığını ileri sürmüştür. İlk derece Mahkemesi “Diamond” ibaresinin kuyumculuk sektöründe kullanılan tanımlayıcı İngilizce bir ibare olduğuna, söz konusu ibarenin tanımlayıcı doğası gereği tek başına tescilinin mümkün olmadığına ayrıca davaya konu markalar bütünsel olarak incelendikleri zaman ek şekil ve ibareleri de haiz olduklarına ve bu kapsamda benzer olmadıklarına karar vererek davayı reddetmiştir. Kararın davacı tarafça temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, davacıya ait “Diamond + Şekil”, “Diamond Mücevherat + Şekil” ve “Naci Diamond + Şekil” markaları ile davalı “bluediamond + Şekil” MARKALARININ ORTAK MAL VE HİZMETLER ÜZERİNDE TESCİLLİ OLMALARI VE “DİAMOND” İBARESİNİ ORTAK OLARAK İÇERMELERİ NEDENİYLE 8/1(B) ANLAMINDA KARIŞTIRILMAYA YOL AÇACAK DERECEDE BENZER BULARAK BOZMUŞTUR. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ YAPTIĞI İNCELEMEDE İŞARETLER VE EK İBARELER İÇEREN MARKALARI BÜTÜNSEL BİR İNCELEMEYE TABİ TUTMAMIŞ VE MARKALARI TANIMLAYICI “DİAMOND” İBARESİNİ ORTAK OLARAK İÇERMELERİ NEDENİ İLE BENZER KABUL ETMİŞTİR. Hukuk Genel Kurulu da Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin kararı ile uyumlu bir karar vererek ilk derece Mahkemesinin direnme kararını bozmuştur.
Hukuk Genel Kurulu davacının tanımlayıcı ibare içeren markası üzerinde hak sahibi olduğunu tespit ettikten sonra davalı markasının davacıya ait markalar ile 7/1(b) ve 8/1(b) maddeler uyarınca benzer kabul edilip edilemeyeceğini değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmede bir marka tescilinin 556 s. KHK madde 42 uyarınca benzerlik nedeni ile hükümsüz kılınması için iki koşulun sağlanması gerektiği bunların da MARKALARIN BENZER VEYA AYNI OLMASI VE AYNI VEYA BENZER MAL VE HİZMETLER ÜZERİNDE TESCİL EDİLMELERİ koşulları olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, markalar arasında KARIŞTIRILMA İHTİMALİ olması gerektiği de vurgulanmıştır.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-120/04 Medion AG v. Thomson Multimedia kararında, görsel, işitsel ve kavramsal benzerliğe ilişkin karıştırılma ihtimalinin global değerlendirmesi, markaların asli ve ayırt edici unsurları itibariyle zihinde bıraktığı genel izlenime dayalı olmalıdır görüşüne yer verilmiştir.
Aynı şekilde, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın C-498/07 sayılı ACEITES v. KOIPE kararında, uyuşmazlığa konu “ŞEKİL + LA ESPANOLA” ile “ŞEKİL + CARBONELL” markalarında yer alan sözcük unsurları her ne kadar birbirinden çok farklı olsa ve işitsel benzerlik bulunmasa da, her iki markanın şekil unsuru olan yeşil bir alan, zeytin ağaçları ve oturan kadın figürünün, sözcük unsurlarının önüne geçerek, asli ve belirleyici unsur halini aldığını tespit etmiştir. Bu kapsamda ön plandaki şekil unsurunun, asli unsur olarak ortaya çıktığını, sözcük unsurunun zayıf kaldığını ve bu kapsamda her iki markanın bıraktığı genel intiba nedeniyle karıştırma ihtimali olduğunu belirlemiştir.
Nitekim Yargıtay Yargıtay 11. HD 13.05.2008 T., 2007/4707 E., 2008/6245 K., Yargıtay 11. HD 25.05.2010 T., 2008/10889 E., 2010/5841 K., Yargıtay 11. HD 27.05.2010 T., 2009/374 E., 2010/6001 K. vb. kararlarında, Türkçe anlamları tescil edilmek istendiği mal ve hizmetler bakımından 556 s. KHK madde 7/1(b) anlamında tanımlayıcı olan yabancı kelimelerin de tanımlayıcı olduğunu kabul etmekte ve bu ibarelerin tescillerini hukuka uygun bulmamaktadır.
Yukarıda açıklanan hususlar göz önüne alınarak, mahkemenizce hüküm kurulurken dosyaya sunulmuş bilirkişi raporu ve dilekçelerimizdeki taleplerimiz doğrultusunda haksız ikame edilen işbu davanın REDDİNE karar verilmesini bilvekale talep ederiz.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda izah edilenve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
1- Beyanlarımız ve bilirkişi raporu doğrultusunda değerlendirme yapılarak davanın REDDİNE,
2- Yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa TAHMİLİNE karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.
Saygılarımızla,
Davalı Vekil
